Владелец товарного знака вправе потребовать возмещения убытков либо компенсации при нарушении его исключительных прав. При этом важно доказать факт нарушения, но на практике судебная практика по товарным знакам неоднозначна и зависит от многих факторов. В материале рассмотрим судебную практику по взысканию компенсации с нарушителя прав на товарные знаки в Казахстане.

Законодательство в сфере интеллектуальной собственности в РК устанавливает, что владелец товарного знака вправе требовать компенсации либо возмещения убытков, если докажет факт нарушения его исключительных прав (п. 6 ст.1032 ГК РК, п.6 ст.44 Закона о товарных знаках РК).

К убыткам относятся (п. 4 ст. 9 ГК РК):

• Расходы, которые произведены или должны были произведены лицом, права которого нарушили;
• Реальный ущерб – утрата или повреждение имущества;
• Упущенная выгода – неполученные доходы, которые можно было бы получить, если бы права не были нарушены.

Для товарных знаков размер компенсации в законодательстве не закреплен, поэтому определяется судом в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от характера нарушения и рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, маркированных товарными знаками (п.6 ст.44 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).

Ниже рассмотрим правоприменительную практику по данному вопросу:

1. Истец должен собрать доказательства о нарушении прав на товарный знак, чтобы обосновать свои требования суду.

Например, в споре о взыскании компенсации в размере 2075 долл. США за нарушение права на товарный знак, суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение связано с тем, что истец не предоставил расчетов суммы компенсации и доказательств реализации товаров, маркированных товарным знаком.

2. Возможен пересмотр суммы компенсации в сторону уменьшения, если на момент подачи искового заявления нарушение было устранено.

В гражданском деле по иску о взыскании компенсации в размере 6220 долл. США за незаконное использование товарного знака сумма компенсации была снижена до 2075 долл. США, так как ответчик устранил нарушение и не реализовал не единого товара с товарным знаком истца.

3. Размер компенсации за нарушение прав на товарный знак может исчисляться в пределах от 100 до 15 000 МРП* по аналогии с защитой авторских и смежных прав.

В споре о взыскании компенсации в размере 200 МРП (≈1050 долл. США), принимая во внимание характер нарушения и то, что оно не влечет для истца убытков, соразмерных заявленной сумме компенсации, суд снизил размер компенсации до 100 МРП (≈525 долл. США).

            *Примечание. МРП – месячный расчетный показатель. Применяется для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК.

4. Компенсация может быть взыскана в рамках гражданского производства, если ответчик уже привлекался к административной ответственности за нарушение авторских прав.

В гражданском деле по иску о взыскании компенсации в размере 3665 долл. США суд удовлетворил требования в полном объеме, так как ответчик уже привлекался к административной ответственности за нарушение прав на товарный знак на основании ст.158 КоАП РК.

5. Компенсация за нарушение авторских прав является законной неустойкой, следовательно, освобождает истца от обязанности доказывать убытки.

В гражданском деле по иску о взыскании компенсации в размере 1050 долл. США суд удовлетворил требования в полном объеме без необходимости доказывания и предоставления расчета суммы компенсации, которые не предоставляются в случае неустойки.

6. Если спорный товарный знак, имеющий правовую охрану на территории РК, зарегистрирован на имя третьего лица в любой стране ЕАЭС с более ранним приоритетом, то дистрибьютор товаров, маркированных таким товарным знаком, не может привлекаться к ответственности за ввоз товара до даты получения правовой охраны в Казахстане.

В иске о взыскании денежной компенсации в размере 10370 долл. США за незаконное использование товарных знаков истца было отказано, так как товарный знак истца зарегистрирован в стране ЕАЭС на третье лицо откуда ввозился товар до даты регистрации товарного знака на имя местной компании.

7. Рассчитать сумму компенсации можно на основании данных, указанных в справке оценочной компании о рыночной стоимости объема выявленного контрафакта.

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы удовлетворил все требования истца, включая взыскание заявленной компенсации в размере 10370 долл. США на основании представленной справки оценочной компании.

8. При отсутствии факта ввоза товара, маркированного товарным знаком на территорию РК, требование о компенсации не подлежит удовлетворению.

В споре по иску о взыскании компенсации за причиненный материальный ущерб в размере 3500 долл. США суд первой инстанции удовлетворил требования в полном объеме. Однако, апелляционная инстанция отменила решение и вынесла новое об отказе в удовлетворении исковых требований, так как товар не был реализован и использован по своему назначению на территории РК, а находился на складе временного хранения Департамента государственных доходов по г. Алматы ввиду приостановления выпуска товаров таможенными органами.

9. Истцу необходимо представить в суд доказательства причинения убытков, в связи с использованием ответчиком товарного знака истца, и извлечением ответчиком прибыли.

По иску о признании неправомерным использование товарного знака и выплате компенсации, суд отказал в части компенсации, так как истец не представил каких-либо доказательств, достоверно подтверждающих тот факт, что ему причинены какие-либо убытки, в связи с использованием ответчиком товарного знака и извлечением прибыли. В частности, суду не представлено сведений, за какой срок незаконного использования товарного знака истец просит взыскать компенсацию и чем это подтверждается.

10. Законодатель предусматривает выплату компенсации исходя из характера нарушения и рыночной стоимости однородных товаров.

В гражданском деле по иску о выплате компенсации в размере 625 долл. США за нарушение прав на товарный знак, суд отказал ввиду того, что истец не указал, из какого расчета определена данная сумма, а также не предоставил суду однородные товары, для того чтобы определить сумму компенсации.

Таким образом, судебная практика по вопросу выплаты компенсации за нарушение прав на товарные знаки неоднозначна и зависит от многих факторов. Но в целом можно сделать следующие выводы:

• Взыскать одновременно убытки и компенсацию невозможно, так как законодательством установлена компенсация за нарушение прав на товарный знак, которая является альтернативой взысканию убытков;
• Не достигнута изначальная цель введения компенсации, так как компенсация за нарушение прав на товарный знак редко рассматривается судами в качестве законной неустойки, которая не требует от истца доказывать убытки, и больше приравнивается к убыткам, то есть требует предоставления расчета сумма для обоих;
• Правообладатели не могут в полной мере воспользоваться законным правом, так как от них требуется приведение детального и обоснованного расчета суммы компенсации.

С 2018 года правообладателям предоставлена возможность взыскивать компенсацию за нарушение прав на товарный знак в качестве альтернативы убыткам. Ранее такой возможности не было и доказывать убытки в виде реального ущерба или упущенной выгоды очень сложно на практике.

Компенсация в качестве неустойки должна иметь обеспечительный характер и предостерегать нарушителей от получения выгоды от несанкционированного использования товарного знака в будущем. Целью ее введения — предоставить правообладателям возможность взыскать компенсацию без необходимости доказывания и приведения расчета убытков.

Отсутствие фиксированных пределов компенсации при нарушении прав на товарный знак снимает вопрос отсутствия судебного усмотрения и успешно реализуется судами, что подтверждается правоприменительной практикой. Требование судов в части предоставления расчета суммы компенсации основано на п. 6 ст.1032 ГК РК и п.6 ст.44 Закона о товарных знаках РК:

«6. Правообладатель(владелец) при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом, исходя из характера нарушения, рыночной стоимости однородных (оригинальных) товаров, на которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, размещены с согласия правообладателя».

Таким образом, несмотря на то, что компенсация была введена в качестве альтернативы взысканию убытков, она больше приравнена к убыткам, так как требует обоснованного расчета в соответствии с требованиями законодательства в сфере интеллектуальной собственности.