Прежде всего необходимо отметить, что вопросы охраны товарных знаков в Казахстане регулируются Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (1999г.) (далее − Закон о товарных знаках).

Для того чтобы получить охрану, товарные знаки должны быть зарегистрированы в Казахстане в Государственном реестре товарных знаков в порядке, предусмотренном Законом о товарных знаках. В соответствии с данным законом  регистрация  товарного знака подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака, которое выдается  Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее − Патентное ведомство).  Кроме того, правовая защита товарного знака может быть предоставлена и без его регистрации в Казахстане в силу международных договоров, стороной которых является Казахстан. Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также запрещать несанкционированное использование знака третьими лицами.

Закон о товарных знаках запрещает несанкционированное использование товарного знака или обозначения, сходного до степени смешения, в отношении однородных товаров, которые продаются на территории Республики Казахстан, в том числе их использование:

  1. на товарах, этикетках, упаковке, которые были произведены, предложены к продаже, проданы, демонстрировались на выставках и ярмарках или введены в оборот иным образом, включая их хранение или транспортировку в таких целях, или товаров, которые были ввезены на территорию Республики Казахстан для дальнейшей перепродажи;
  2. в отношении выполнения работ и оказания услуг;
  3. в документации;
  4. в предложениях о продаже товаров;
  5. в Интернете.

Включение товарного знака в таможенный реестр Республики Казахстан

 

Для подачи документов на включение товарного знака в Таможенный реестр требуются следующие документы/сведения:

  1. полное наименование и адрес заявителя;
  2. изображение товарного знака;
  3. заверенная копия свидетельства о регистрации товарного знака в Казахстане;
  4. описание товаров;
  5. гарантийное письмо о возмещении вреда декларанту и иным лицам, а также затрат таможенных органов (проект письма предоставляется Legalmax);
  6. доверенность (проект доверенности предоставляется Legalmax);
  7. договор страхования гражданско-правовой ответственности заявителя за причинение вреда другим лицам на сумму 1000-кратного расчетного показателя (далее МРП), т.е. примерно на 10 000 USD по состоянию на 1.04.2015г.  (проект договора предоставляется Legalmax);
  8. описание отличительных признаков товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности;
  9. образцы товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности, в том числе их изображения в электронном виде (по возможности).

После того, как все вышеперечисленные документы будут готовы, заявка на включение  товарного знака направляется в центральный таможенный орган Казахстана, который в течении 30 дней рассматривает заявку и вносит товарный знак в Реестр.

Срок охраны товарного знака таможенными органами составляет 1 год.  По истечении срока, следует подать заявление о продлении срока. 

Основная роль в оповещении правообладателя о том, что на территорию Казахстана ввозится продукция, маркированная либо содержащая товарные знаки, возложена на таможенные органы.

Что же касается механизмов по защите прав владельцев товарных знаков, то при перемещении товара на территорию Казахстана из-за пределов Таможенного союза в рамках таможенного контроля таможенные могут приостановить выпуск товаров в таможенный режим для внутреннего потребления на территории Таможенного союза.

Выпуск товаров приостанавливается при обнаружении признаков нарушений прав интеллектуальной собственности, если такие товары содержат объекты интеллектуальной собственности, включены в Таможенный реестр.  В этой связи следует отметить следующее. Вопрос о том, что является признаком нарушений прав интеллектуальной собственности, законодательством не урегулирован. На практике, таможенные органы приостанавливают любые товары, содержащие товарные знаки, отслеживаемые таможенным органом.

В случае приостановления выпуска товаров таможенный орган обязан направить владельцу товарного знака или его представителю детали о товаре и его декларанте в течение одного дня после приостановления.

Первоначально выпуск товара для внутреннего потребления приостанавливается на десять рабочих дней (по заявлению владельца товарного знака этот срок может быть продлен еще на десять рабочих дней). Чтобы товар не был выпущен таможенными органами для внутреннего потребления до того, как будет рассмотрен вопрос о его происхождении и о защите интересов правообладателя, владелец товарного знака должен представить таможенному органу либо документы об изъятии, конфискации, наложении ареста на этот товар, либо определение суда о возбуждении гражданского дела по иску о нарушении прав на товарные знаки. Эти документы должны быть представлены в течение срока приостановления. В отсутствие этих документов по истечении срока приостановления таможенные органы выпускают товар для внутреннего потребления.

Указанные выше документы могут быть получены в ходе осуществления мер по защите прав, как более подробно изложено ниже.

При этом, считаем важным обратить внимание читателей, что в случае если факт нарушения прав на товарные знаки не подтвердится, владелец товарного знака будет нести ответственность перед декларантом/собственником/получателем товаров за вред (ущерб), причиненный приостановлением выпуска товаров.

Административно-правовые средства защиты прав при ввозе контрафактной продукции

Ответственность за нарушение прав владельца товарного знака предусмотрена ст. 145 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (далее – КоАП). В соответствии с этой статьей, правонарушением является незаконное использование принадлежащих другим лицам товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров и услуг.

К ответственности за совершение этого правонарушения может быть привлечено физическое лицо, юридическое лицо и/или его должностное лицо, и на них будет возложен номинальный штраф ( порядка 300-500 долларов США для физических лиц, до  500-1000 долларов США для юридических лиц, по состоянию на 1.04.2015г.). В случае повторного совершения этого правонарушения в течение года штрафы увеличиваются примерно в два раза.

В то же время, вместе с наложением штрафа санкция данной статьи предполагает конфискацию товаров, содержащих незаконное изображение товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров.

Как указано выше, ввоз и продажа контрафактных товаров на территории Казахстана являются нарушением прав на товарный знак и поэтому образуют состав административного правонарушения.

Более того, изображение торгового знака на контрафактном товаре также является незаконным, и такой товар подлежит конфискации.

Ниже мы приводим краткое описание порядка привлечения импортера к административной ответственности и наши комментарии:

  •   Правом возбуждать административное производство за нарушения наделены органы прокуратуры, юстиции и финансовой полиции Казахстана.
  •   Для привлечения импортера к административной ответственности и применения к нему санкций, владельцу товарного знака необходимо обратиться с заявлением о возбуждении производства в связи с нарушением прав владельца товарного знака. Это заявление подается в уполномоченный орган по месту совершения административного правонарушения. В заявлении необходимо описать обстоятельства нарушения, представить доказательства того, что заявитель является владельцем торгового знака, а также представить имеющиеся сведения о контрафактной продукции.
  •   Уполномоченный орган обязан рассмотреть такое обращение по существу и принять по нему процессуальное решение либо о возбуждении административного дела, либо об отказе в его возбуждении. В случае наличия достаточных данных, свидетельствующих о признаках правонарушения, уполномоченный орган принимает решение о возбуждении дела об административном правонарушении  и составляет протокол. Протокол должен быть составлен немедленно после обнаружения факта правонарушения (получения обращения), но если необходимо выяснение обстоятельств этого нарушения, то протокол должен быть составлен в течение трех суток.


В то же время, обращаем внимание, что государственный орган может не усмотреть достаточных признаков административного правонарушения в обращении владельца товарного знака и инициировать внеплановую проверку в отношении импортера для того, чтобы установить наличие оснований для возбуждения административного дела. При этом срок проверки может составлять период  до 30 дней.

В деле об административном правонарушении владелец товарного знака будет выступать в качестве потерпевшего и соответственно иметь ряд прав, в том числе, права представлять свои объяснения и доказательства, знакомиться со всеми материалами дела.

При этом отметим, что владельцу товарного знака необходимо держать рассмотрение своего обращения на контроле. В случае отказа государственного органа принимать меры к защите прав владельцев товарных знаков, его бездействие может быть оспорено в вышестоящем органе либо в суде.

В рамках дела об административном правонарушении уполномоченный орган имеет право изъять или наложить арест на контрафактные товары, которые являются предметом административного правонарушения, на период рассмотрения дела. По итогам рассмотрения дела изъятое имущество будет либо конфисковано, либо возвращено его владельцу.

При обращении в уполномоченный орган необходимо обратить внимание государственного органа на то, что выпуск контрафактного товара временно приостановлен на 10 рабочих дней, и заявить о необходимости наложения ареста на него в целях пресечения административного правонарушения и недопущения выпуска товара для внутреннего потребления.

Постановление уполномоченного органа о наложении ареста будет являться основанием для таможенного органа приостановить выпуск товара до завершения рассмотрения дела об административном правонарушении.

При этом считаем необходимым указать, что в случае, если в ходе рассмотрения дела будет установлено, что арестованный товар не является контрафактным, то должностное лицо, принявшее решение о наложении ареста, несет ответственность перед владельцем товара за вред, причиненный его незаконным арестом.

  •   После того, как протокол составлен, должностное лицо уполномоченного органа должно направить его в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.
  •   Дела по административному правонарушению рассматриваются специализированным административным судом. По общему правилу, рассмотрение дела не должно превышать 15 дней после поступления материалов дела в суд. При этом владелец товарного знака имеет право участвовать в судебном разбирательстве и представлять пояснения и доказательства по делу в качестве потерпевшего.

Уголовно-правовые средства защиты прав на товарный знак при ввозе контрафактной продукции

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстана незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, наименований мест происхождения товаров или сходных с ними обозначений для однородных товаров или услуг, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, является уголовно-наказуемым деянием и может повлечь наказание, в том числе, в виде исправительных работ на срок до двух лет.  Крупным считается ущерб, причиненный юридическому лицу, если он превышает 1000 месячных расчетных показателей, что составляет сумму около 10 175 USD (по состоянию на 1.04.2015г.).

Таким образом, в случае неоднократного совершения административного правонарушения, или если причиненный ущерб превышает 10 175 USD,  ввоз и реализация контрафактной продукции на территории Казахстана образуют состав преступления, и импортер/продавец контрафактной продукции может быть привлечен к уголовной ответственности.

В целях возбуждения уголовного дела в связи с незаконным использованием товарного знака владельцу товарного знака необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы финансовой полиции по месту совершения преступления. В рамках расследования уголовного дела владелец товарного знака будет иметь статус потерпевшего.

Как и при рассмотрении дела об административном правонарушении, дознаватель или следователь, ведущий уголовное дело, имеет право с санкции прокурора вынести постановление о наложении ареста или изъятии контрафактной продукции в целях обеспечения гражданского иска владельца товарного знака о возмещении ущерба. Этот документ также будет являться основанием для приостановления выпуска контрафактной продукции на территорию Казахстана таможенными органами.

В целях предотвращения незаконного использования товарного знака уголовное преследование лиц, осуществляющих ввоз контрафактной продукции на территорию Казахстана, является наиболее эффективной мерой.

ЗАЩИТА ПРАВ НА  ТОВАРНЫЙ  ЗНАК В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Как указано выше, ввоз и реализация контрафактной продукции на территории Казахстана являются нарушением прав на товарный знак.

В соответствии с Законом о товарных знаках, в случае нарушения своих прав владелец товарного знака вправе заявить в казахстанский суд следующие требования:

  1. прекратить нарушения и (или) возместить ущерб, причиненный в результате нарушения;
  2. уничтожить  изображения товарного знака, удалить его с товара, его упаковки, бланков или другой документации, а также обозначение, сходное с ним до степени смешения. При невозможности выполнить это требование соответствующий товар подлежит уничтожению.

В зависимости от того, кем было допущено нарушение прав владельца товарного знака (физическим или юридическим лицом), такой иск может быть подан в общий суд либо в специализированный экономический суд, который по общему правилу определяется исходя из места проживания (регистрации) ответчика.

В соответствии с законодательством Казахстана, иски о защите прав владельцев товарных знаков в виде прекращения нарушения данных прав и удаления (уничтожения) незаконно используемых товарных знаков, являются неимущественными требованиями и подлежат обложению номинальной государственной пошлиной.

Вместе с тем, если вместе с неимущественными требованиями будет заявлено требование о возмещении ущерба, причиненного незаконным использованием товарного знака, то такое требование облагается пошлиной в размере 3% от суммы иска. В Казахстане отсутствует ограничение максимального размера государственной пошлины. Поэтому при подаче значительного по размеру требования сумма государственной пошлины также будет существенной.

В том случае, если иск будет удовлетворен частично, государственная пошлина будет возвращена пропорционально удовлетворенному иску.

После получения искового заявления суд в течение пяти дней выносит определение о его принятии к производству.

Как указано выше, это определение также является основанием для продления приостановления выпуска контрафактной продукции на территорию Казахстана таможенным органами. Поэтому после обращения в суд мы рекомендуем предоставить определение суда о возбуждении производства по делу в таможенные органы. В этом случае выпуск продукции будет приостановлен до завершения судебного разбирательства. Но при этом повторим, что если суд установит, что ввозом этого товара права владельца товарного знака не были нарушены, правообладатель будет обязан возместить ущерб, причиненный приостановлением выпуска товара для внутреннего потребления декларанту/собственнику/получателю этого товара.

Сроки рассмотрения дел в казахстанских судах достаточно сжаты. На практике решение суда первой инстанции обычно выносится в течение двух месяцев с даты поступления соответствующего искового заявления в суд. Вместе с тем, до вступления в силу такого решения оно может быть обжаловано в суд апелляционной и кассационной инстанций, в связи с чем, рассмотрение дела может продлиться до полугода. В связи с тем, что подача апелляционной и кассационной жалоб не облагается какими-либо пошлинами, на практике стороны довольно часто используют эти две инстанции для проверки законности вынесенного решения суда.

Помимо данных инстанций, решение суда в течение года после вступления в законную силу может быть обжаловано также в надзорном порядке в Верховный суд Республики Казахстан. В связи с тем, что пересмотр дела в надзорном порядке возможен только в силу существенных нарушений, допущенных нижестоящими судами, данная процедура  используется сторонами достаточно редко.

Отмечаем, что в настоящее время казахстанскими судами наработана определенная практика по защите прав владельцев товарных знаков, и в большинстве случаев такие споры не вызывают затруднений у судов. Вместе с тем, как нами было указано выше, защита прав владельцев товарных знаков в судебном порядке может занять некоторое время, и является оправданной только в случае существенного нарушения таких прав со стороны крупного субъекта рынка.

В иных случаях, можно рассмотреть вопрос об использовании такого способа защиты своих прав, как направление в адрес правонарушителя письма-предупреждения о прекращении использования объекта интеллектуальной собственности. В некоторых случаях нарушение прав интеллектуальной собственности может быть прекращено после получения нарушителем письма-предупреждения с требованием о прекращении нарушения. Однако эффективность такой меры может быть различной в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

 

Казахстан

  • Алматы, A15E3B3 пр. Аль-Фараби, д. 7, уг. ул. Кoзыбаева, Бизнес-центр "Нурлы Тау", блок 5А, 16 этаж, офис 230
  • +7 705 139 42 42
  • +7 727 329 12 49
  • +7 727 311 54 87
  • info@legalmaxlaw.com

footer