Как известно, маркировка продукции обозначениями, демонстрирующими натуральность продукции и ее природное естественное происхождение, является маркетинговым инструментом, широко применяемым как производственными компаниями, так и дистрибьюторскими организациями, и даже, порой, компаниями, специализирующимися в сфере оказания услуг.

Одними из наиболее распространенных обозначений, используемых в этих целях, являются словесные элементы «БИО/BIO», «ЭКО/ECO» и «ОРГАНИК/ORGANIC», что подтверждается большим ассортиментом продукции в торговых сетях и множеством зарегистрированных товарных знаков в Республике Казахстан, регистрация которых была осуществлена по национальной и международной процедуре.

Однако, с января 2017 года, в связи с изменением на ведомственном уровне правоприменительной практики Закона РК «О производстве органической продукции» от 27 ноября 2015 года № 423-V, порядок регистрации заявок на товарные знаки, содержащие вышеуказанные обозначения, претерпел существенные изменения. Более того, текущий подход к толкованию законодательных норм в данной области влечет за собой не только изменение в подходах к регистрации товарных знаков, но и потенциальные риски, в том числе, возможность признания недействительными действующих товарных знаков, которые были зарегистрированы правообладателями до момента применения нового подхода со стороны государственных органов, в частности, Министерства Юстиции РК, и подведомственного ему РГП «НИИС».

До недавних пор, регистрация товарных знаков, содержащих словесные элементы «БИО/BIO», «ЭКО/ECO» и «ОРГАНИК/ORGANIC», проходила следующим образом: товарному знаку, который содержал словесные элементы «БИО/BIO», «ЭКО/ECO» либо «ОРГАНИК/ORGANIC», предоставлялась правовая охрана в целом, но с выведением из под охраны (т.е. «дискламации») указанных словесных элементов. Это обусловлено тем, что данные словесные элементы подпадали под абсолютное основание, исключающее регистрацию товарного знака в Казахстане, а именно, как обозначения, которые указывают на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, что предусмотрено ст. 6 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Однако, в настоящее время ситуация изменилась, и теперь, для регистрации товарного знака, содержащего словесные элементы «БИО/BIO», «ЭКО/ECO» либо «ОРГАНИК/ORGANIC», у заявителя должно быть подтверждение уполномоченного государственного органа о том, что продукция, маркированная таким товарным знаком действительно является «экологической», «биологической» либо «органической».

Настоящая статья не имеет своим предметом критический анализ текущих подходов в экспертизе товарных знаков, однако нельзя не отметить, что вышеуказанная ситуация может, в некоторых случаях, ставить заявителей/правообладателей товарного знака в затруднительное положение, поскольку в отдельных случаях, на момент подачи заявки/регистрации товарного знака, заинтересованные лица могут еще не иметь образцов готовой продукции, которую планируется маркировать регистрируемым товарными знаком, что влечет за собой невозможность предоставления подтверждающего органическое происхождение продукции документа, выдаваемого уполномоченным органом (Министерством Сельского Хозяйства РК).

Более того, приобретение исключительных прав на товарный знак не влечет и не подразумевает наличия у правообладателя обязательства использования им самим данного товарного знака на товарах и продукции, в отношении которой он был зарегистрирован. Например, правообладатель может внести товарный знак в уставный фонд (капитал) коммерческой организации (ТОО и т.п.), передать права пользования товарным знаком третьему лицу, являющемуся непосредственным производителем продукции, посредством заключения с ним лицензионного договора, либо вообще начать производство или продажу продукции с тем или иным товарным знаком лишь по истечении нескольких лет после регистрации товарного знака.

Однако, текущая ситуация требует от заявителей и их представителей, в том числе, и от патентных поверенных, принятия соответствующих превентивных мер по сбору необходимых документов, предшествующих подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Претерпел изменения также и порядок направления заявителю решений экспертной организации (РГП «НИИС»), содержащих дискламацию отдельных словесных элементов. Если ранее заявителю направлялось такое предварительное решение, уже утвержденное уполномоченным органом (Министерством Юстиции РК), то сейчас уполномоченный орган утверждает только окончательное решение на основании получения со стороны заявителя согласия с такой дискламацией.

В связи с чем, при получении решения экспертной организации, содержащего дискламацию элементов «БИО/BIO», «ЭКО/ECO» и «ОРГАНИК/ORGANIC», и в случае согласия с ней, необходимо направить соответствующее ходатайство, и дождаться окончательного решения, утвержденного уполномоченным органом. Только после этого, можно производить оплату регистрационных пошлин.

Соблюдение вышеуказанной последовательности действий представляется крайне важным, поскольку уже имели место случаи, когда после проведения оплаты пошлин за регистрацию товарного знака на основании решения экспертной организации о регистрации товарного знака с дискламацией какого-либо словесного элемента («БИО/BIO», «ЭКО/ECO» и «ОРГАНИК/ORGANIC»), уполномоченный орган, вместо вынесения окончательного положительного решения о регистрации товарного знака с дискламацией его отдельных элементов, полностью отказывал в его регистрации. При этом, заявитель полностью утрачивает свое право оспорить такое решение путем направления возражения в экспертную организацию, и должен уже осуществлять восстановление своего права, т.е. оспаривание решения посредством обращения в Апелляционный совет Министерства Юстиции РК, что, конечно же, требует временнЫх и финансовых ресурсов.

Принимая во внимание важность для представителей бизнес-сообщества приводимых в статье изменений, с нашей стороны (Legalmax Law Firm) было инициировано соответствующее обращение на имя Министра Юстиции РК, с просьбой предоставить разъяснение об официальной позиции, и прокомментировать подход ведомства к поднимаемым в статье вопросам. На основе анализа и компиляции полученной ответной информации и была подготовлена данная статья.

Конечно же, несмотря на все вышесказанное, текущая ситуация вызывает много вопросов, в частности:

- чего ожидать владельцам товарных знаков, содержащих словесные элементы «био/bio», «эко/eco» или «органик/organic», которые уже зарегистрированы в Казахстане?

- новый порядок уведомления заявителя относительно решения с дискламацией, относится ко всем обозначениям или только к обозначениям, содержащим «био/bio», «эко/eco» и «органик/organic»?
- сможет ли заявитель оспорить подобные отказы в РГП «НИИС» путем направления возражения?

Мы полагаем, что сможем прояснить ответы и сформировать новую практику уже в ближайшем будущем. Однако, уже сейчас, мы рекомендуем правообладателям товарным знаков, содержащих в себе словесные элементы «БИО/BIO», «ЭКО/ECO» и «ОРГАНИК/ORGANIC», принять весь комплекс необходимых мер для получения соответствующих документов, связанных с согласием Министерства Сельского Хозяйства РК, в отношении возможности отнесения их продукции к категории «органической». Отсутствие таковых может являться существенным основанием для признания товарных знаков недействительными, согласно положениям пунктов 1 и 2 статьи 23 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Жанна Абылханова
Старший юрист, патентный поверенный РК
Legalmax Law Firm

Дополнительную бесплатную информацию о способах защиты интеллектуальной собственности и противодействия недобросовестной конкуренции Вы можете получить, направив нам запрос по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.